Le aziende italiane ad alto tasso tecnologico rappresentano un settore di punta del Made in Italy – apprezzato al pari dei più noti Food, Fashion and Furniture – grazie alla creatività, alla tensione verso l’eccellenza, all’innovazione e al miglioramento costante delle soluzioni tecniche.
Il nostro Studio legale ha spesso affiancato in progetti internazionali di trasferimento di tecnologia le aziende italiane che fanno della “ricerca e sviluppo” un elemento fondante del loro business, nel quale la vendita e/o la realizzazione di impianti e macchinari è accompagnata da una rilevante dose di know-how (ad es. innovazione di processo, innovazione di prodotto, ecc), non solo strettamente tecnologico (quali la meccanica e/o l’elettronica applicata, il software installato, ecc.) ma anche operativo (ad es. la formazione e l’addestramento del personale, accorgimenti in fase di produzione, ecc.) e commerciale (ad es. nominativi di fornitori, consulenti, ecc.).
In quei frangenti i nostri clienti avevano chiaro il valore dell’opportunità ma, allo stesso tempo, avevano colto anche la complessità dell’operazione e percepito la presenza di molteplici ricadute di difficile comprensione e definizione: ad esempio in merito alle responsabilità correlate, alla protezione del proprio know-how e dei propri asset, alla garanzia dei pagamenti, all’evitare rischi legali e di contenzioso, ecc.
Un caso studio di trasferimento di tecnologia in Egitto
Uno dei casi più rilevanti che abbiamo affrontato riguardava la vendita di macchinari industriali ad un’azienda acquirente egiziana, interessata soprattutto ad innovare il proprio prodotto applicando la tecnologia a questi incorporata.
Per cogliere l’occasione e strutturare l’affare in sicurezza era quindi necessaria un’analisi attenta, con visione d’insieme, multidisciplinare e strategica.
Abbiamo individuato e affrontato non solo i rischi tipici dei rapporti di Transfer of Technology (TOT), tra i quali, a titolo esemplificativo, il:
- rischio che l’acquirente si appropri della tecnologia (soluzioni tecniche e software installati,) senza onorare i pagamenti previsti;
- rischio di diffusione o divulgazione nel mercato della tecnologia e/o del know-how;
- rischio di contenzioso, dovuto alle genericità dell’accordo ovvero per la poca chiarezza circa gli obblighi delle parti, tali da creare aspettative erronee nell’acquirente e dunque richieste e/o contestazioni correlate;
ma anche le problematiche peculiari del Paese interessato, in particolare esaminando attentamente i vincoli imposti dal Codice Commerciale egiziano. Operativamente non è stato agevole distinguere, tra le norme locali, quelle di applicazione necessaria (imperative) da quelle che potevano essere derogate con il semplice accordo tra le parti.
Questo particolare era di massima importanza poiché era necessario comprendere con precisione quali obblighi l’acquirente egiziano avrebbe potuto effettivamente assumere e quali invece sarebbero rimasti “lettera morta”, con l’obbiettivo di evitare che quest’ultimo potesse poi sottrarvisi dopo aver ricevuto la maggior parte delle prestazioni.
Definito con precisione il reale perimetro di azione, abbiamo quindi messo in sicurezza il rapporto con accorgimenti, sia giuridici che di fatto, utili a tutelare l’interesse del Cliente, ad esempio:
- previsione di una clausola di grant back, così da assicurare al Cliente la titolarità di eventuali miglioramenti e/o evoluzioni del know-how trasferito e sviluppati dall’acquirente;
- definizione delle attività di collaudo ed eventuali “livelli minimi di rendimento” così da neutralizzare recriminazioni e pretese in merito alla resa dei macchinari;
- limitazione del rischio di inadempimento volontario ed interruzione del rapporto, legando l’acquirente al venditore con attività accessorie da realizzare nel tempo; aspetto che ha permesso al nostro Cliente di ottenere un introito aggiuntivo e fisso nel tempo, non originariamente previsto;
- rimodulazione delle garanzie bancarie secondo il nuovo schema di rapporto, diminuendo sensibilmente gli oneri dell’operazione.
Da ultimo, ma di certo non meno importante, abbiamo verificato l’affidabilità dell’acquirente egiziano, non solo attraverso i canali tradizionali ed istituzionali ma anche, e soprattutto, attraverso i nostri contatti locali inseriti nella business community egiziana.
In generale, il buon esito dell’affare ha permesso al Cliente di aprire un nuovo mercato acquisendo reputazione ed affidabilità tra gli operatori locali, aprendo prospettive per futuri progetti nel Paese.
Il caso ha quindi evidenziato l’importanza e la convenienza per l’Azienda nel gestire i progetti di business sin dall’inizio avvalendosi dell’assistenza di un network di professionisti qualificati ed esperti, che possano dare una visione sia di risk management sia di strategia del business.
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