Per le imprese che operano nel commercio internazionale, la tutela del proprio know-how rappresenta un tema imprescindibile, utile a preservare il proprio vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Non ci si riferisce solo alle PMI, ma anche alla miriade di micro imprese di cui è composta la realtà italiana, caratterizzata da una grande ricchezza di know-how.

In particolare, il tema assume la massima importanza con riferimento al campo della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti, ritrovati e processi. Tra i più, il timore, infatti, è quello di esporre e rivelare il proprio know-how ovvero i propri segreti commerciali a operatori che (più o meno in male fede) possano appropriarsene e sfruttarlo a proprio vantaggio. La centralità del fenomeno è stata avvertita anche dall’Unione Europea che, preso atto delle importanti differenze esistenti tra le diverse legislazioni degli Stati membri, ha da qualche tempo intrapreso un percorso di armonizzazione circa le norme a tutela dei segreti commerciali.

Con la Direttiva UE 2016/943 – in materia di protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate, pubblicata nel giugno 2016 – l’Unione ha ritenuto opportuno intervenire in particolare contro l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecite di tali informazioni. Il testo normativo pone alcuni standard minimi di tutela, rinviando al successivo recepimento dei singoli Stati Membri – che dovrà intervenire entro il 09 giugno 2018 – eventuali interventi di dettaglio e/o adattamenti. L’intenzione del legislatore europeo, dunque, è stata quella di regolare la materia secondo un giusto compromesso tra la tutela della segretezza e la circolazione delle informazioni necessaria alla concretizzazione del business.

In primo luogo, dunque, la Direttiva definisce il concetto di “segreto commerciale” estendendone l’ambito al Know-how, alle informazioni commerciali e quelle tecnologiche (entrambe costituenti il vero patrimonio immateriale di un’impresa) nonché, infine, a tutte quelle informazioni che, seppur non riconducibili al novero delle precedenti, sono caratterizzate da un legittimo interesse del titolare a mantenerne la riservatezza e, quindi, da una legittima aspettativa circa il mantenimento di condizione. Si tratta di quelle conoscenze che hanno un valore commerciale e che non sono generalmente note o non facilmente accessibili all’esterno dell’Azienda, e che sono sottoposte dal soggetto titolare a misure finalizzate a conservarne la segretezza (ad es. documenti conservati in particolari archivi, file informatici accessibili solo a determinati utenti autorizzati, poiché criptati o protetti da password, ecc.). Il testo normativo si premura, inoltre, di definire l’ambito degli illeciti, distinguendo nettamente tra casi di acquisizione illecita (ad esempio nei casi di sottrazione illecita, accesso non autorizzato, ecc.) ovvero di utilizzo illecito (ad esempio nei casi di violazioni di obblighi negoziali o pratiche commerciali sleali). Sulla base di tali presupposti, la Direttiva impone agli Stati membri, ciascuno nel rispetto dell’autonomia di svolgimento, di assicurare ai titolari azioni e rimedi efficaci volti a perseguire tali violazioni, ed in particolare ad ottenere: i) la cessazione e/o il divieto di utilizzo del segreto commerciale illecitamente ottenuto; ii) il divieto di produzione, commercializzazione e/o offerta delle merci realizzate grazie alle informazioni illecitamente acquisite; iii) il ritiro, l’eliminazione e la distruzione di tali merci; iv) la consegna al titolare e/o la distruzione delle informazioni illecitamente acquisite.

Altra area d’intervento, inoltre, riguarda la determinazione dei criteri di quantificazione del danno risarcibile, che dovrà essere parametrato sia al pregiudizio effettivamente sofferto dal titolare (danno emergente e lucro cessante), sia agli illeciti profitti e vantaggi realizzati dall’infringer, oltre che a elementi non strettamente economici, quali il pregiudizio morale subito dal titolare. Infine, è offerta la possibilità per gli Stati membri di prevedere le sanzioni accessorie pronunciate dal giudice (le c.d. astreintes) in caso di mancata spontanea esecuzione della sentenza. Poste tali basi, rimane da chiedersi come l’Italia intenda recepire tale normativa in vista della incombente scadenza del giugno 2018. In particolare, l’occasione potrebbe essere colta per razionalizzare le norme e le frammentarie tutele in materia, sia nazionali (presenti in varia misura nel Codice Civile, nel Codice Penale, nel Codice della Proprietà Intellettuale D.lgs.10.02.2005 n. 30) che derivate (Direttiva Enforcement 2005/48/CE). Ad ogni buon conto, rammentiamo che le nuove tutele saranno applicabili – seppur con alcune differenze dal lato applicativo – solamente ai rapporti intra-europei ovvero alle relazioni d’affari sottoposte alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea. In questi ultimi casi, tuttavia, l’incertezza della tutela è destinata a permanere poiché la scelta di legge di per se stessa non assicura una tutela effettiva, soprattutto nell’eventualità di azioni e/o esecuzioni in giurisdizioni extra-europee.

La quadratura del cerchio, dunque, deve avvenire attraverso una precisa e minuziosa tutela negoziale, (da realizzare sia nella fase delle trattative che di conclusione del contratto) da attuare sulla base delle precise peculiarità del caso e delle esigenze aziendali, così da superare eventuali discrasie normative e affrontare in modo sicuro l’affare da compiere.

 

Contributo inserito nella Newsletter n.3/2017.
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