La tutela del proprio marchio, e degli asset immateriali in generale, è una necessità imprescindibile per l’Azienda che opera nel commercio internazionale. Tanto più il proprio marchio è esposto a clienti e concorrenti in tutto il mondo, tanto più ci si espone al rischio di violazioni (infringement) ed a condotte di concorrenza sleale.
Infatti, il marchio è il segno distintivo per eccellenza dell’imprenditore, la cui funzione principale è proprio quella di distinguere il prodotto di un determinato imprenditore dai prodotti dei concorrenti presenti nel mercato.
Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui il marchio non riesce ad adempiere pienamente alla funzione distintiva. È questo il caso dei marchi che contengono termini descrittivi; cioè quei termini che non hanno altra funzione se non quella della semplice descrizione dei prodotti/servizi per i quali il marchio viene adottato (ad esempio il marchio costituito dai termini “mobili”, “scarpe” ecc.). I marchi descrittivi sono detti anche “marchi deboli” e, come suggerisce il nome, trovano una tutela ridotta nel caso in cui altre persone adottino quello specifico termine per l’esercizio della propria attività.
Va da sé che è di primaria importanza per l’imprenditore titolare di un marchio potenzialmente “debole” prevenire eventuali condotte abusive o pratiche sleali da parte di concorrenti e predisporre una adeguata tutela, volta a neutralizzare eventuali violazioni dei propri diritti.
In questo senso è molto interessante quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Parigi con la sentenza emessa nell’ottobre 2014. Il Giudice francese affermava che un marchio descrittivo, il quale per sua natura ha scarso valore distintivo, può trovare una maggiore tutela laddove venga registrato con l’aggiunta del termine “.com”, oppure di una qualsiasi altra sigla corrispondente ad un top level domain (“.org”, “.net” ecc.).
Nel caso di specie, una società immobiliare registrava una serie di marchi contenenti il termine “Seloger” – in italiano il termine significa “alloggio” – presso il competente Ufficio Marchi francese. Tra questi marchi era presente anche il marchio “Seloger.com”, corrispondente alla denominazione del sito aziendale. Successivamente, un agente immobiliare indipendente creava due nuovi siti web che riportavano nel loro nome a dominio il termine “Seloger”. La società titolare dei marchi decideva quindi di agire in giudizio al fine tutelare i propri diritti, contestando all’agente un comportamento di concorrenza sleale. L’agente immobiliare, dal canto suo, si difendeva affermando una natura prettamente descrittiva di tali marchi.
Giunti in appello il giudice francese dichiarava l’evidente natura descrittiva dei marchi contenenti il termine “Seloger”, accogliendo così le ragioni dell’agente immobiliare. Tuttavia, in relazione al solo marchio “Seloger.com”, la Corte ne riconosceva la piena natura distintiva, poiché il domain name “seloger.com”, nonché il relativo sito web, erano particolarmente conosciuti al pubblico anche nel periodo precedente alla registrazione del marchio omonimo. Secondo la Corte, dunque, la diffusa conoscenza al pubblico del sito web integrava la prova della raggiunta “distintività” del marchio in questione.
Tale pronuncia, tuttavia, non è sufficiente a fare piena chiarezza sul punto. Nel 2013, infatti, due distinte sezioni del Tribunale Civile di Parigi si pronunciavano in maniera opposta in due casi molti simili al caso riportato sopra, aventi entrambi ad oggetto due distinte contestazioni riguardanti il marchio “venteprivee.com”. Precisamente, nel novembre 2013 una sezione del Tribunale disponeva la cancellazione del marchio, mentre, nel dicembre dello stesso anno, un’altra sezione ne riconosceva il carattere distintivo.
Ancorché la pronuncia dell’ottobre 2014 sia molto importante non possiamo affermare con certezza che il giudice francese mantenga questo orientamento in futuro, anche in considerazione delle passate pronunce sopra esaminate.
Suggeriamo pertanto all’imprenditore l’attuazione di un audit sulla propria situazione marchi, finalizzato a vagliare di volta in volta l’opportunità di rafforzare i propri asset intangibili e prevenire eventuali violazioni da parte di concorrenti. Questa attività sarà ancor più importante laddove l’Azienda abbia un sito web, poiché, in questi casi, l’effetto distintivo del marchio e del nome a dominio divengono essenziali; si dovrà anche tener presente l’eventualità che un termine originale e con elevata capacità distintiva nel suo territorio di riferimento possa perdere queste caratteristiche in altri Paesi e, per questo, non ricevere un’adeguata tutela.
Contributo inserito nella Newsletter n.1/2015.
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