Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento 2015/2424 riguardante il nuovo marchio dell’Unione Europea (EUTM, European Union Trade Mark).
Il Regolamento trova la sua origine da un approfondito dibattito, iniziato nel marzo 2013, quando la Commissione Europea presentò delle proposte di modifica della disciplina dei marchi europei al fine di avviare un procedimento di miglioramento, semplificazione e riduzione dei costi di registrazione.
In dettaglio, il Regolamento ha introdotto molte novità: l’art. 4, in primis, ha modificato i requisiti per la registrazione di un marchio. Mentre da un lato è stata mantenuta la necessità che il marchio consenta “alle Autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al titolare”, dall’altro è stato eliminato il requisito della necessaria rappresentazione grafica.
Fino al 22 marzo u.s., infatti, per registrare validamente un marchio comunitario era necessario crearne una rappresentazione grafica completa ed intelligibile, nonché durevole ed oggettiva; di conseguenza, era impossibile tutelare (attraverso la registrazione) marchi di tipo “gustativo” od “olfattivo”, così come confermato da numerose decisioni dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (ad es. Eli Lilly v. UAMI, ricorso 0120/2001-2 del 04.08.2003, in cui l’UAMI ha rigettato la domanda di registrazione ritenendo inidonea la definizione a parole di un aroma) e della Corte di Giustizia Europea (ad es. Sieckmann v German Patent and Trademark Office, caso n. C-273/00, sent. del 12.12.2002, in cui la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto corretta la decisione del Deutsches Patent- und Markenamt – l’Ufficio Brevetti Tedesco – di rigetto della domanda di registrazione di una particolare fragranza descritta attraverso una formula chimica).
Dunque, col Regolamento n. 2015/2424 è possibile ora registrare validamente un marchio anche senza la rappresentazione grafica, ovvero un odore od un sapore.
Il Regolamento ha inoltre introdotto un’altra fondamentale novità, facendo proprio quanto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa nel caso IP Translator (C-307/10 del 22 giugno 2012). La giurisprudenza IP Translator impone un nuovo requisito per la validità della registrazione, consistente nella puntuale indicazione delle singole voci di prodotto (riportate nelle diverse classi merceologiche) per le quali si intende registrare il proprio marchio, ritenendo non più compatibile con le norme europee a tutela del marchio la pratica sino ad allora ampiamente utilizzata di indicazione generica della classe merceologica prescelta.
Il Regolamento quindi, oltre a recepire in toto questo orientamento giurisprudenziale, impone ai titolari di marchi comunitari registrati con una richiesta effettuata prima del 22 giugno 2012 di comunicare in modo analitico, entro il 24 settembre 2016, quali prodotti della classe di appartenenza vadano ricompresi nella tutela del proprio marchio.
In mancanza di una valida comunicazione entro il termine, il marchio si considererà comprensivo soltanto dei prodotti inclusi nel significato letterale del termine indicato nel nome della categoria prescelta, col rischio che un competitor potrà registrare un marchio uguale (o confondibile) in categorie di prodotti chiave per il proprio business, non comprese nell’ambito di registrazione.
Ad esempio, chi avesse registrato il marchio indicando genericamente la classe n. 9, che contiene, tra gli altri, “Apparecchi e strumenti […] ottici”, nel caso fosse interessato ad una tutela anche riguardo alle montature dovrà effettuare la suddetta dichiarazione di specificazione; in mancanza, la montatura non sarà oggetto di protezione, in quanto prodotto non ritenuto compreso nel significato letterale del titolo della classe “Apparecchi e strumenti […] ottici”.
È quindi di fondamentale importanza agire con tempestività per analizzare attentamente le domande depositate e le voci di prodotto prescelte per il proprio marchio.
Contributo inserito nella Newsletter n.2/2016.
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