Numerosi ordinamenti giuridici subordinano la conservazione della titolarità del marchio, non solo alla registrazione, bensì anche al continuo utilizzo nel corso del tempo. Lo scopo di questa norma è evitare che si formino situazioni di monopolio sul marchio stesso e che altre aziende interessate ad utilizzarlo in modo effettivo siano ostacolate da una precedente registrazione. Infatti, se una società ha la titolarità di un marchio ma non lo utilizza, è più ragionevole che i diritti possano essere trasferiti ad altri che invece hanno intenzione di sfruttarli all’interno della propria attività economica.
Numerosi sono i casi che hanno visto note aziende perdere la titolarità di alcuni dei propri marchi a causa del relativo mancato utilizzo.
Recentemente un caso simile è avvenuto in Inghilterra, la cui legge prevede espressamente che un marchio, dopo la registrazione, debba essere utilizzato continuativamente per periodi non inferiori a cinque anni, pena la perdita della titolarità del marchio stesso. Inoltre, l’utilizzo deve essere effettivo e chiaramente dimostrabile, attraverso la produzione di documentazione intellegibile.
La pronuncia in questione, emessa nel novembre del 2013 dall’Ufficio della Proprietà Intellettuale Inglese (UK Intellectual Property Office, IPO), riguardava il famoso logo “a doppia G”, registrato circa quindici anni fa in Inghilterra dalla società Guccio Gucci S.p.A., nelle classi di Nizza n. 3, 14 ,18 e 24.
Un’azienda tedesca, la Gerry Weber International, ha però contestato la titolarità del logo in capo a Gucci in Inghilterra, in quanto non utilizzato dal 2003 al 2012 e quindi, secondo la normativa, caduto in disuso.
I legali di Gucci, nel corso del processo, hanno difeso i titoli di proprietà intellettuale dell’azienda producendo fatture e cataloghi a sostegno della tesi contraria.
Ciononostante la documentazione è stata ritenuta dal giudice vaga e non provante, non sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio e il giudice ha di conseguenza dichiarato decaduta la titolarità dello stesso per le classi n. 14, 18 e 24. Soltanto l’uso continuativo del marchio nella classe 3 (in sintesi quella relativa a “cosmetici e profumi”) è stata dimostrata, permettendo così alla famosa maison fiorentina di poter ancora apporre, in Inghilterra, il proprio logo sui prodotti di profumeria.
Una situazione analoga si è avuta alla fine del 2013, quando la società Polo Santa Roberta, un’azienda cinese che utilizzava per i propri prodotti un motivo simile al famoso tartan nero, rosso e beige di Burberry, convenne in giudizio giustappunto la famosa azienda britannica. La richiesta della Polo Santa Roberta era finalizzata a far dichiarare l’estinzione del marchio per decadenza dovuta al mancato uso continuativo protratto per tre anni.
La Polo Santa Roberta vide soddisfatte le proprie pretese, ottenendo dall’Ufficio dell’Amministrazione Cinese per l’Industria ed il Commercio la revoca dell’esclusiva sull’uso del famoso brand internazionale.
A parte gli ordinamenti citati, sono numerosi quelli che prevedono la regola della decadenza del marchio per non uso. Tra questi, è presente anche l’Italia: la titolarità di un marchio, infatti, può decadere a seguito di mancato utilizzo effettivo, quindi non meramente irrisorio o simbolico, per cinque anni consecutivi. Inoltre, secondo la normativa è importante che l’uso dello stesso sia conforme alla registrazione, in quanto un utilizzo difforme, ad esempio per una diversa classe merceologica, porterebbe alla nascita di un marchio di fatto nuovo e non alla protezione di quello in questione.
L’unica eccezione a questa regola è quella della registrazione dei marchi difensivi, ovverosia quei marchi registrati da chi non intende effettivamente utilizzarli, ma soltanto impedire che vengano usati da altri, in quanto molto simili a quello principale. In questo caso, quindi, i marchi difensivi non decadranno fino a che quello principale rimarrà valido ed efficace.
È di fondamentale importanza, in conclusione, assicurarsi che la propria attività e la relativa documentazione siano idonee a proteggere la titolarità del proprio marchio, sia in Italia, sia in Paesi esteri, nel rispetto delle relative normative nazionali vigenti.
Contributo inserito nella Newsletter n.4/2015.
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